Mónika Fiallo
1. Publicidad Comparativa. O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited vs. Hutshison 3G UK Limited. Primera Sala del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 12 de junio de 2008.
La empresa Hutchison 3G, dedicada a la prestación de servicios de telecomunicaciones, inició una campaña publicitaria en la que se comparaban sus precios con los de la empresa competidora O2. Por esto, la entidad O2 interpuso una acción por violación a los derechos de uso exclusivo sobre su marca registrada. En respuesta a esta acción, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha declarado que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca por parte de un tercero en publicidad comparativa, si dicho uso no produce riesgo de confusión a los consumidores.
Esta decisión refleja la opinión del tribunal con respecto a los intereses protegidos por el derecho de marcas y por la publicidad comparativa. Se establece que la publicidad comparativa no es violatoria del Derecho Macario si no es engañosa, si no da lugar a confusión y si no diluye la marca comparada.
2. La responsabilidad de monitorear la marca es de su titular. Tiffany (NJ) y Tiffany & Co. vs. Ebay Inc. Corte del Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. 14 de julio de 2008.
En este proceso, la empresa fabricante de joyas Tiffany & Co., demandó a la empresa Ebay, por la oferta en su página web de mercancía falsificada. Tiffany solicitó al tribunal declarar responsable a Ebay por contribuir con la violación de marca de fábrica, competencia desleal y dilución. La parte demandada argumentó que era responsabilidad de la demandante, monitorear la página de Ebay para determinar si había irregularidades y de haberlas, notificar a Ebay. En este caso, que fue dictado a favor de Ebay, el tribunal establece que efectivamente, la carga de monitorear una marca, es del titular de la misma y que compañías intermediarias como Ebay no pueden ser responsables por conocer que en su website puedan estar violándose derechos sobre marcas, si han tomado medidas suficientes para combatir las ventas de productos falsificados.
3. Responsabilidad del Intermediario. Luis Vuitton Malleteir vs. Ebay. Tribunal de Comercio de París. Expediente No. 2006077799. 30 de junio de 2008.
En este caso, Luis Vuitton Malletier demandó por ante el Tribunal de Comercio de París a Ebay argumentando que la parte demandada permitió el uso de su página web para la venta de productos falsificados, lo que atentaba contra sus derechos marcarios y afectaba su imagen. A diferencia del caso anterior conocido en los Estados Unidos, el Tribunal de París declaró responsable a eBay por su papel activo, no con el carácter de un intermediario, en el comercio de los productos subastados en su pagina web, por lo que debía velar por la autenticidad de los mismos. El Tribunal consideró que la negligencia de Ebay en asegurarse de que en su negocio no se generara ningún acto ilícito, ocasionó daños a la demandante. Ebay fue condenada al pago en reparación de daños y perjuicios.
4. Empresa Cubana de Tabaco vs. Culbro Corporation, General Gigar Co. Inc. y General Cigar Holdings, Inc. Corte de Apelación del Segundo Circuito. Expediente 04-2527. 24 de febrero de 2005.
La empresa Cubana de Tabaco, titular de la marca COHIBA en numerosos países, presentó un recurso de cancelación contra el registro de la marca COHIBA, usada y registrada desde 1981 en los Estados Unidos por la parte demandada. La Corte rechazó esta solicitud, reconociendo que la marca COHIBA era una marca renombrada, pero que sin embargo la misma no podía ser registrada en los Estados Unidos por el embargo de este país sobre Cuba. Este conflicto entre las marcas COHIBA tiene más de 10 años en los tribunales de los Estados Unidos y hasta la fecha no hay decisión definitiva.
5. Indemnización por Daños y Perjuicios. Caso Mattel Inc. vs. Nuevo Rosz S.A. Expediente No. 11312/01. Corte Federal de Apelaciones División 1 de Argentina. 11 de julio de 2006.
Mattel, Inc., titular de la marca de fábrica BARBIE en varias clases, incluyendo la 28, sometió un demanda contra la compañía NUEVO ROSZ, S.A. solicitando que cesara el uso de la marca BABY, que usaba para identificar muñecas, y además solicitó indemnización de daños.
La Corte de Primera Instancia acogió la demanda y ordenó a la parte demandada que suspendiera el uso de la marca BABY, sobre la base de que era similar y causaba confusión con la marca de Mattel. Al mismo tiempo, otorgó una reparación en daños. La Corte Federal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia, pero redujo el monto a pagar por concepto de daños. En este caso, aunque se aceptó que las marcas eran similares para justificar el otorgamiento de reparación en daños, se determinó que la evidencia presentada en el proceso en cuanto a los daños sufridos por Mattel pudo haber sido mayor. Por ejemplo, la Corte observó que el reporte de un testigo experto probó que los ingresos del demandado provenían de la venta de los productos infractores, pero no demostraba una disminución de las ventas del demandante, información que hubiera sido importante en el cálculo de los daños.
De acuerdo a esta decisión, no es suficiente demostrar la existencia de una violación, sino que es necesario demostrar la existencia del daño para obtener la reparación.
6. Riesgo de Confusión. Caso Pfizer Products Inc. v Karam. Expediente FCA 1663 de la Corte Federal de Australia. 1 de diciembre de 2006.
Joseph Karam presentó una solicitud de registro para la marca HERBAGRA, destinada a proteger hierbas medicinales para la potencia sexual. La solicitud fue aceptada por el Registro de Marcas y en respuesta, la entidad social Pfizer Products, Inc., presentó un recurso por ante la Corte Federal de Australia.
En este caso, el tribunal concluyó que el registro de Pfizer para VIAGRA protegía productos que se encuentran dentro de los que se protegían con la marca HERBAGRA. Al hacer el estudio comparativo, el tribunal entendía que no era similar a la marca oponente, sin embargo entendía que sería engañosamente similar a la marca VIAGRA en cuanto a los productos específicos que protegía, al tomar en consideración que la marca oponente había adquirido una reputación en Australia con anterioridad a la marca solicitada por KARAM. El tribunal consideró que debido a la reputación de Viagra, la marca HERBAGRA podría causar confusión en el público consumidor.
De acuerdo con esta decisión, el tribunal considera la reputación como un elemento a ser observado en la comparación de las marcas.
7. Marcas notorias. Caso Red Bull GMBH vs. Turkish firm Prima Gida Sanay ve Ticaret Limited Srketi. Expediente No. 4 Ob 122/05p Corte Suprema de Austria. 29 de noviembre de 2005.
La entidad social Red Bull GmbH presentó por ante el Tribunal de Primera Instancia de Viena una solicitud de medidas precautorias contra el titular de la marca RED Dragon y Diseño. Red Bull era titular de la marca comunitaria RED BULL en numerosas clases y RED DRAGON estaba registrada en Austria para proteger bebidas energizantes. El demandante argumentó que RED BULL era una marca famosa y solicitó que la parte demandada cesara y desistiera de la comercialización de la marca en el territorio de la Unión Europea, citando el riesgo de confusión y explotación de la reputación de las marcas RED BULL. Aunque la medida precautoria fue rechazada por el Tribunal de Primera Instancia, la Corte la autorizó, sobre la base del riesgo de confusión. La decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo, sobre la base de que la marca RED BULL comercializaba el mismo rango de productos y que por su condición de famosa no se requiere demostrar riesgo de confusión.
8. Dilución. Remo Imports Ltd. Vs. Jaguar Canada Ltd. Expediente T14731 de la Corte Federal de Apelaciones de Canadá. 18 de julio de 2007.
La Corte Federal de Apelaciones revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que disponía que la sociedad REMO, titular de la marca JAGUAR para distinguir maletas y mochilas, violaba las disposiciones legales sobre el uso que pudiere afectar el valor y el prestigio agregado a una marca. El tribunal de primer grado consideró que el uso de la marca JAGUAR por REMO tendía a diluir el valor de la marca JAGUAR, propiedad de JAGUAR CARS para distinguir automóviles. Sin embargo, la Corte expresó que la dilución no podía ser presumida y que una mera posibilidad de dilución no era suficiente. Agregó que Jaguar Cars vendía vehículos costosos y de lujo, mientras que REMO vendía mochilas y equipajes no costosos, por lo que no había suficiente evidencia en el expediente para establece un riesgo de dilución de la marca JAGUAR para vehículos.
9. Falta de uso. Cross Canadá Auto Body Supply v. Hyundai, Corte Federal de Canadá 2007 FC 580.
La Corte Federal rechazó cancelar las marcas HD & HYUNDAI diseño, y HMC diseño, por abandono, sobre la base de uso suficiente de marcas en el caso Cross Canada Auto Body Supply v. Hyundai Auto Canada.
HAC estaba comercializando cobertores de parachoques, correas de aire, entre otros artículos, con la marca HMC diseño y HD & Hyundai estaba siendo usada en cajas en las que el titular almacenaba piezas en su depósito. HAC argumentó que no había decidido abandonar las marcas y que las había renovado. La Corte concluyó que el mantener los registros y haberlos renovado en tiempo hábil era evidencia de una intención de no abandonar las marcas y que el uso alcanzaba los límites de uso suficiente.
10. Orden Público. Sullivan Entertainment vs. Gobierno de la Provincia Príncipe Eduardo de Canadá. Corte Superior de Propiedad Intelectual de Japón. 12 de marzo de 2007.
Sullivan Entertainment presentó una solicitud de registro de la marca Anne of Green Gables por ante la Oficina de Patentes de Japón, para proteger artículos en las clases 9 y 41. La provincia Isla del Príncipe Eduardo de Canadá sometió una acción de nulidad por ante la Oficina de Patentes argumentando que este registro atentaba contra la integridad y la imagen literaria de la obra “Anne of Green Gables”, de la autoría de la novelista canadiense Lucy Maud Montgomery. Tras la decisión de la Oficina de Patentes en su contra, Sullivan Entertainment presentó un recurso de apelación por ante la Corte Superior de Propiedad Intelectual de Japón, solicitando la revocación de la decisión de la Oficina de Patentes. La Corte, basándose en las disposiciones sobre impedimento de registro de una marca cuando contraviene el orden público y buenas costumbres, expresó que estas disposiciones sobre orden público no sólo era aplicables en los casos en que la marca era discriminatoria u obscena, sino también en los casos en que pudiese ocasionar un insulto a un país extranjero, a nacionales de un país extranjero o que violara la buena fe internacional. La Corte dictaminó que la marca de la parte demandante era pasible de contravenir el orden público y las buenas costumbres y para emitir su decisión consideró la notoriedad de la novela “Anne of Green Gables” y las fuertes relaciones existentes entre Canadá y Japón.
11. Comunicación pública en las habitaciones de los hoteles. Entidad de Gestión de Derecho de los Productores Audiovisuales (AGEDA) Actores Intérpretes Artistas y Ejecutantes (AIE) vs. Promisiete S.L. Sala Civil del Tribunal Supremo Español. 21 de noviembre de 2008.
Las sociedades de gestión colectiva interpusieron un acción por ante los tribunales españoles contra Promisiete S.L., propietaria del Hotel Castelar, por las comunicaciones públicas de obras y grabaciones audiovisuales que se efectuaban en las habitaciones del hotel sin la autorización de la parte demandante. En atención a esta demanda, el Tribunal Supremo falló que la transmisión de la señal televisiva en las habitaciones de un hotel es comunicación pública, ya que hay una clientela receptora de la señal y esta transmisión no tienen las características de comunicaciones domésticas conforme se define en la legislación vigente en España sobre la materia.
