Por María del Pilar Troncoso
La función esencial de la marca es distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Esto es, la marca es el elemento que permite que los consumidores puedan identificar los productos y servicios ofertados para escoger el de su preferencia. El consumidor repetirá la marca que ha cumplido sus expectativas y descartará aquélla que no le dio el resultado esperado, sustituyéndola por otra. La marca es un instrumento de competencia a través del cual los comerciantes buscan atraer a los consumidores hacia la adquisición de su producto o servicio y para esto llevarán a cabo acciones para dar a conocerlo. En este proceso, la elección de la marca es el punto de partida. Se tratará de buscar una marca que logre captar la atención de los consumidores y es en esta elección y frente a un conflicto marcario donde la mala fe podría ser irrelevante o jugar un papel determinante.
Las regulaciones del mercado tratan de procurar una libre competencia sana, fundamentada en el principio de la buena fe. Sin embargo, aun actuando de buena fe, se pueden producir situaciones que no son admisibles por no cumplir objetivamente con su finalidad. Otras veces, basta que la mala fe haya sido el móvil de una determinada actuación para que la misma no sea aceptada. Analizaremos estos dos supuestos dentro del derecho marcario.
El derecho de marcas protege no sólo el interés de los titulares de las marcas sino también el de los consumidores. Por tanto, el signo escogido no deberá causar error o confusión en el público consumidor. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o servicio de otro, entonces no podrá ser marca en los términos señalados .
En ocasiones, la marca seleccionada no cumple con la función distintiva, ya que es idéntica o similar a otra previamente usada o registrada. Habrá que examinar entonces si frente a los consumidores existe o no un riesgo de confusión. Con ese propósito, cuando se confrontan las marcas en los casos de oposición o nulidad de un registro, es usual que se defienda la marca adoptada fundamentándose en las razones que motivaron la elección de la misma para justificar que no ha habido intención de imitar la marca del otro y que se ha actuado de buena fe. En una acción en contra del registro del nombre “Especialidades Tony Roma”, la parte impugnada alegó que “Tony” era su apodo y que no podían arrancarle “su apodo inmemorial” . En otro, la impugnada argumentó que tenía todo el derecho a usar sus iniciales -GAP- para llamar a su compañía . Esto es, se intentó superponer el elemento subjetivo –motivación- al elemento objetivo –similitud confusionista-. En ninguno de los casos fue acogida la justificación y se denegaron los registros. Es claro que teniendo en cuenta que la marca debe cumplir su función esencial de distinguir productos o servicios y por tanto no provocar error o confusión en los consumidores, el elemento subjetivo carece de relevancia. La buena fe no debería cambiar los términos del problema ni la solución que le corresponde, pues ésta debe atender “al hecho objetivo de la posibilidad de confusión, resultando aquel extremo indiferente si el tema es enfocado desde el punto de vista del consumidor” . En fin, la buena fe no basta.
En otro orden, existen casos en que se solicita el registro de una determinada marca con otros propósitos, como impedir la entrada de un competidor, apropiarse de una marca a sabiendas de que pertenece a un tercero, negociar con la marca, entre otros. Tenemos entonces que lo que motiva al solicitante no es entrar en un mercado a competir lealmente con una marca que identifique el producto o servicio que va a ofertar, sino perjudicar a terceros u obtener un beneficio. Así, la solicitud de registro de la marca no se corresponde con la finalidad de la misma, sino que se manifiesta una mala fe en la adopción del signo. De forma general, cada vez que el depósito de una marca es desviado de su finalidad normal, que es distinguir y promover los productos o los servicios del depositante, siendo más bien un acto de agresión a terceros, hay un abuso de derecho y el depósito puede ser anulado . Como se ha expresado, las relaciones comerciales deben basarse en la buena fe, por lo que la protección marcaria debe procurar la lealtad comercial y cualquier conducta contraria a la buena fe debe ser condenada con su correspondiente consecuencia.
En sentido amplio, existe mala fe cuando se tiene la convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario; ya sea por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple con un deber propio . En el ámbito comercial, la determinación de la mala fe dependerá de uno o varios factores que se caracterizan en la conducta de un competidor; es una cuestión esencialmente de hecho que de probarse, configura un acto de competencia desleal.
Aun cuando esté consagrada en leyes y convenciones sobre propiedad industrial, la competencia desleal es una disciplina más amplia y si bien puede estar ligada, es independiente de la misma . En el país fue incorporada por primera vez por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que establece en su artículo 10 Bis que “constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Más recientemente, nuestra Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial definió como desleal “todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. En el comercio, un acto de mala fe es contrario a los usos honestos y por tanto, constituye un acto de competencia desleal. De hecho, la legislación de España, por ejemplo, refiriéndose a los actos de competencia desleal, dispone que “se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe” . De ese mismo modo se pronuncian las leyes de Suiza y Colombia . Por tanto, necesariamente ha de concluirse que se tipifica un acto de competencia desleal cuando el registro de una marca se solicita de mala fe.
Algunas legislaciones de propiedad industrial contemplan de forma expresa la nulidad de un registro de marca cuando se ha obtenido de mala fe. Específicamente, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que se podrá decretar la nulidad de un registro de marca cuando “se hubiera efectuado de mala fe”. Igualmente, el Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen del MERCOSUR, consagra que “los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los registros de marcas solicitados de mala fe que afecten comprobadamente derechos de terceros”.
En República Dominicana no existe una disposición específica que declare el impedimento de registro de una marca obtenida de mala fe. Sin embargo, como veremos, un conjunto de disposiciones conllevan necesariamente ese resultado. Si partimos del artículo 1116 del Código Civil, el dolo es causa de nulidad cuando los medios puestos en práctica por uno de los contratantes son tales que quede evidenciado que sin ellos no hubiese contratado la otra parte. El dolo es la voluntad maliciosa que persigue deslealmente el beneficio propio o el daño a otro al realizar cualquier acto o contrato, valiéndose de argucias y sutilezas o de la ignorancia ajena . Es esa misma voluntad maliciosa la que caracteriza la conducta de aquél que solicita el registro de una marca de mala fe. Como todo acto jurídico y en razón del principio superior que expresa “el fraude todo lo corrompe”, el depósito de una marca no debe ser desviado de su finalidad .
Puede ocurrir que el titular de una marca extranjera haya desplegado toda una campaña de publicidad e información relacionada a una nueva marca, lo que es aprovechado por un tercero para adelantarse a presentar la solicitud de registro de esa marca con intenciones de venderla al verdadero titular, impedir su entrada al mercado o simplemente sacar provecho de las acciones realizadas por el titular de la marca extranjera para posicionarla en el mercado. Es lo que Jorge Otamendi llama “piratería de marcas” . La ley argentina contiene una disposición para estos casos en la que se consideran nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.
No cabe dudas que se actúa de mala fe cuando se solicita el registro de una marca con pleno conocimiento de que la misma - aunque no registrada en el país - pertenece a un tercero extranjero. Si se trata de una marca notoriamente conocida, el artículo 6 bis del Convenio de París y el artículo 174, literal d), de la Ley 20-00 resuelven el problema al establecer la inadmisibilidad de marcas que constituyan la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida. Sin embargo, muchas veces se solicita el registro de una marca que no siendo notoria es probado que el solicitante tiene conocimiento de que es una marca extranjera, sea porque estaba en uso en el país o por otros medios. En el primer caso –una marca usada pero no registrada -, existiría la protección a través del principio de prelación por uso previo ; en el segundo, parecería haber una desprotección por el principio de la territorialidad, ya que la prelación sería del primero en solicitar la marca en el país. No habría mayor dificultad si quien ha solicitado la marca es un agente o representante del titular de la marca, pues el titular encontraría la protección del artículo 6 septies del Convenio de París. Como vemos, tanto respecto al artículo 6 bis como del 6 septies del Convenio de París, la excepción al principio de prelación del primer solicitante de la marca se fundamenta en el conocimiento que el solicitante tiene de la marca extranjera. Por tanto, en base a ese mismo fundamento, debe también proceder la invalidación de un registro por el hecho de que el solicitante tenía conocimiento de que la marca pertenecía a un tercero en el extranjero, aun cuando la marca no fuera notoria ni solicitada por un representante o agente puesto que ha actuado de mala fe. Este criterio ha sido adoptado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cuando ha señalado que al establecerse que la parte impugnada tenía conocimiento sobre la existencia de la parte impugnante (sic), no es una casualidad que haya registrado el nombre comercial “Pintura Durosur”, y por esta razón no se puede aplicar el principio de territorialidad en defensa de la parte impugnada .
Dado que la solicitud de registro de una marca con conocimiento de que la misma es propiedad de un tercero extranjero es un acto de mala fe, que a su vez caracteriza un acto de competencia desleal, el artículo 74, literal g), de la Ley 20-00, dispone que será inadmisible una marca cuando la misma “se hubiese solicitado para perpetrar o consolidar actos de competencia desleal”. Por tanto, será inadmisible el registro de una marca cuando se demuestre que el solicitante ha actuado de mala fe.
Para completar, el artículo 92 de la Ley 20-00 establece en su numeral 5) que la acción en nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe. El hecho de que no exista un plazo para solicitar la nulidad de un registro obtenido de mala fe, confirma la importancia de proteger a los titulares que se han visto despojados de sus marcas por un acto contrario a la buena fe.
Tenemos entonces que la mala fe como causal para impedir o anular el registro de una marca, si bien no se encuentra de forma expresa en la ley, resulta configurada en base a las disposiciones legales señaladas. No debe permitirse ni justificarse un acto de competencia desleal, pues la buena fe es el principio que debe regir cualquier situación jurídica.
Igualmente, puede ocurrir que el registro de la marca solicitada se haya realizado de conformidad con la ley pero que, posteriormente, con su uso quede al descubierto la mala fe de su titular. En un caso se solicitó y se obtuvo el registro de la marca “Pol” para proteger detergentes sin que hubiese mediado una objeción u oposición, pero cuando se lanzó al mercado el producto, el diseño de su empaque era una copia servil del diseño del detergente “Omo”.
En el análisis de la mala fe han de tomarse en cuenta varios factores: i) El grado de distintividad de la marca, pues es más fácil que – de buena fe - distintas personas puedan coincidir en la elección de una marca descriptiva, evocativa (Agua Fina - Aquafina) o hasta arbitraria (cerveza Presidente – brandy Presidente) que con una de fantasía; ii) El oficio o actividad del solicitante, ya que ejerciendo su actividad en un área específica es lógico que esté en contacto con todo lo que ocurre en ella y también, en ciertas actividades hay más posibilidades de conocer lo que sucede a nivel internacional – un novedoso producto farmacéutico es objeto de estudios, artículos, congresos, etc. dentro de la comunidad médico-farmacéutica -; iii) La forma y cantidad de divulgación a que está sometida la marca (a mayor publicidad, mayor conocimiento); y, iv) La coincidencia en el tipo de producto o servicio. Esos y otros elementos son los que incidirán en la prueba de que el solicitante tenía o debía tener el conocimiento de que la marca pertenecía a un tercero y que, por tanto, actuó de la mala fe. Tal y como sostuvo la Corte Suprema de Argentina, esa similitud no podía ser la consecuencia de una "casualidad milagrosa"; por el contrario, quien la registró no pudo concebirla sin tener frente a sí la marca original . Independientemente de los factores señalados, pueden darse diversas circunstancias que evidencien que se ha actuado de mala fe. La ICANN considera que ha habido un registro de mala fe cuando, con posterioridad al registro, se ha ofertado el nombre de dominio al titular de la marca comercial o a un competidor de éste con propósitos financieros.
Luego de analizar el impacto de la mala fe al momento de decidir los conflictos marcarios a la luz del derecho de propiedad industrial, vemos por un lado que, ante la presencia de una similitud confusionista, no es preciso que se haya actuado de mala fe para que la marca sea inadmisible, pues la finalidad de la marca – distinguir productos o servicios - es lo que prima; y por otro, que es inadmisible el registro cuando se prueba que ha existido mala fe en su solicitud, ya que es contrario a las prácticas leales de comercio. Esto es, aunque parezca una paradoja, la existencia de la mala fe es indiferente para algunos casos y determinante en otros.
